지식재산권 전문블로그

우리가 어떤 상품이나 브랜드에 대해 상표를 등록하기 위해서는 이루어져야 하는 필수 절차가 있습니다.

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바로 상표등록의 핵심 단계인 '선행상표조사'인데요.

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이 절차는 말 그대로 출원 전 자신의 상표와 동일하거나 유사한 것이 있는지를 파악하기 위한 것인데요.

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동일하거나 유사한 상표가 존재한다면 특허청에 등록이 불가능하기에 이를 미리 검토하고 파악하여 시간과 비용을 낭비하는 일을 줄이고 있습니다.

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하지만 이 절차는 단순하게 상표 검색만으로 진행되는 절차가 아닙니다.

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키워드를 추출하고 유사도를 판단하는 등 매우 전문적인 과정으로 이루어지기에

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일반인분들이 혼자 하시는 것보다는 변리사에게 의뢰하시는 것이 바람직한데요.

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그래도 출원인분들도 전반적인 내용을 알고 있어야 출원 상황을 파악하시는 것에 도움이 되기에

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오늘 간략하게나마 선행상표조사에 대해서 말씀드리려고 합니다.

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선행상표조사를 해야 하는 이유는?

우리가 사업을 하거나 브랜드를 런칭하게 되었을 때 첫번째로 브랜드네이밍을 하여야 합니다.

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이는 내가 만든 상품이나 서비스에 이름을 붙여주는 작업인데

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네이밍을 잘 한다면 소비자들로 하여금 내 상표가 눈에 잘 띄게 되는 효과가 생기기도 하고,

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다른 상품들과 식별이 가능하여 내 브랜드를 인지할 수 있도록 해줍니다.

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하지만 이름을 정하기 전에 먼저 해야 할 것은 자신의 이름과 유사한 것이 있는지 선행상표조사를 해야 하는데요.

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만약 유사한 상표가 존재한다면 등록이 안 될 뿐만 아니라

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상표법 위반으로 제재를 받게 될 수도 있으니 꼭 확인해서 비슷한 네이밍을 피해야 합니다.

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미리 확인하지 않고 무작정 등록을 진행하게 되었을 때 유사상표가 있어 등록이 안된다면

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그 사이 소요되는 시간과 비용은 모두 출원인이 감당하여야 하기에 불이익이 생길 수 있습니다.

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또한 우리나라의 상표출원은 12개월 내외의 기간이 소요되는데

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그 기간을 허비하게 되는 결과가 발생할 수도 있기에 주의하셔야 합니다.

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유사상표란 무엇이기에?

우리나라 상표법에서 선출원 기준으로 권리가 보호됩니다.

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즉, 먼저 출원하게 된 상표가 보호된다는 것입니다.

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이와 같은 규정은 출원인들 간에 분쟁이나 혼동이 생기는 것을 방지하고 상표권자의 이익을 보호하기 위함입니다.

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예를 들어 ABCDEF라는 브랜드가 있다고 가정해 보겠습니다.

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하지만 어떤 의류 업체에서 ACBDEF라는 이름을 가지고 상표를 등록하려고 한다면

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발음의 유사함, 알파벳의 유사함으로 인해 아예 같은 것이 아니더라도 등록이 거절될 수 있습니다.

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이 외에도 수많은 것들이 선행상표가 존재하여 거절당하기도 하였습니다.

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그렇기에 반드시 선행조사 단계를 밟은 후에 등록을 진행하여야 합니다.

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유사상표 확인 위한 선행상표조사는 어떻게 해야 할까?

상표등록이 가능한지 불가능한지 잘 모르는 불확실함 속에서 위험부담을 덜기 위해서는

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첫 번째 단계로 선행상표조사를 해야 하는데 이 과정은 전문적이기 때문에 많이들 망설이시고 계실 겁니다.

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개인이 혼자 검토를 할 경우 재산권 관련 정보검색서비스인 키프리스를 활용해 볼 수 있습니다.

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종류와 날짜 등 카테고리 별로 등록되어 있는 것들을 확인할 수 있으며

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일체의 비용도 발생하지 않기 때문에 일반인이 접근하기 좋은 사이트입니다.

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이 사이트에서 상표의 키워드를 추출하여 식을 대입한 후 나오는 상표들을 검토하시면 됩니다.

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하지만 비전문가인 일반인이 자체적으로 판단하기에는 어려운 경우가 많기에

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이럴 때에는 변리사에게 의뢰하는 것이 좋습니다.

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특허법률사무소는 키프리스라는 기본 사이트뿐만 아니라 국내 · 해외 사이트까지 검토를 하며

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보다 정확하게 키워드를 추출하고 유사도를 판단하여 등록 성공까지 완성시켜드리고 있습니다.

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전문가의 도움을 받아 보다 더 확실한 과정을 밟으시는 것을 권장 드립니다.

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해외상표등록 중요성은 날이 갈수록 높아지고 있습니다.

​이제 해외에서 사업을 하지 않고, 국내에서만 사업을 한다고 하더라도

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국내 상표등록뿐만 아니라 해외상표등록을 해야 안정적인 국내 사업을 영위할 수 있게 되었습니다.

​이처럼 해외상표등록을 하는 이유는 브랜드 경쟁력 확보를 위해서이기도 하지만 해외상표 분쟁을 피하기 위함이 핵심적인 이유입니다.

상표 분쟁은 비일비재하게 발생하고 있는 사건입니다.

실제로 아이돌 상표권 분쟁, 맛집 가게명 상표 분쟁 등 우리 사회에서 실제 사례로 많이 발생하곤 합니다.

정말 유명한 축구 선수인 '리오넬 메시' 역시 상표권 분쟁을 피할 수 없었는데요.

오늘은 이 주제로 조금 더 재미있게 해외상표등록 중요성에 대해 짚어드리려고 합니다.

메시의 'MESSI' 상표출원과 브랜드 'MASSI'의 이의신청

리오넬 메시는 아르헨티나 출신의 세계적인 축구 선수로, FC 바르셀로나부터 파리 생제르망의 생활을 마감하고 최근 메이저리그 CF에 입단했습니다.

최근 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 우승하게 한 주요 인물로 아직까지도 많은 관중들이 열광하고 있는 선수입니다.

이러한 유명 축구선수도 상표권 분쟁을 피할 수는 없었습니다.

메시는 "MESSI" 상표(제010181154호)를 상품류 25류의 의류 등, 28류의 스포츠용품 등에 대하여 2011년 8월에 유럽지식재산청인 EUIPO에 출원한 바 있습니다.

이에 스페인 사이클 회사인 마시는 위 MESSI 출원상표가 자사의 사이클 브랜드의 유럽등록상표인 "MASSI"와 비슷하다고 주장하면서 EUIPO에 이의신청을 제기했습니다.

유럽상표출원에서는 이의신청을 받는 일이 매우 흔합니다.

특허청에서는 우선 실체적인 심사를 하지는 않고, 절차적인 부분만 통과한다면 출원공고를 한 후에 대중의 조력을 구하는 이의신청기간을 열어두기 때문입니다.

MESSI의 상표등록 거절결정과 번복

이의신청을 심사하는 유럽지식재산청(EUIPO)은 후출원된 MESSI 상표와 선등록된 MASSI의 외관 및 칭호가 거의 동일하여 두 개의 상표를 구별하기 어렵다면 해외상표등록 거절결정을 하였습니다.

물론 지정상품도 의류나 스포츠 용품으로 동일하므로 표장의 유사가 큰 문제였던 것입니다.

이에 불복하여 열린 재판상 1심에 해당하는 항소위원회도 양 상표는 시각적으로나 음성학적으로 거의 동일하기에 혼동 가능성이 크다며 등록을 거절하였습니다.

그런데 2심에 해당하는 일반법원은 축구선수의 명성이 두 개의 상표 간 외관 및 칭호의 유사성을 상쇄시킨다고 하였습니다.

일반법원은 메시가 TV나 라디오에서 정기적으로 언급되는 유명한 사람이라는 것을 기초로, 대중의 상당한 부분이 MESSI를 유명한 축구선수의 이름과 연관 지을 것이므로 MASSI는 개념적으로 다른 용어로 인식하게 될 것이라는 것이었습니다.

​또한, 마시는 개념적으로 다른 용어로 인식할 것이며, 일부 사람들이 메시를 알지 못한다고 하더라도 스포츠 용품을 구매하는 사람들에게는 차이를 가져올 것이라고 덧붙였습니다.

​결국 스포츠 용품 등에 대한 MESSI 상표가 MASSI 상표와 혼동 가능성이 있다고 판단한 것은 잘못되었다고 지적했습니다.

거래 실정을 고려한 상표의 유사성 판단 결정

그리고 이 판결에 스페인 사이클 회사인 마시(MASSI)가 불복하여 열린 3심에서는 리오넬 메시가 자신의 이름을 상표로 등록할 수 있다고 판결하면서, 마시의 항소를 기각했습니다.

일반적인 기준에서 마시와 메시는 혼동이 일어날 수밖에 없는 상표지만, 구체적인 거래 실정을 고려하여 상표가 비슷한지의 여부를 판단한 판결입니다.

메시는 결국 자신의 이름을 상표로서 출원한지 9년 만에 해외상표등록을 성공적으로 끝마칠 수 있었습니다.

상표 분쟁 자주 발생할까요?

거래 실정을 고려하여 상표의 유사여부를 판단한 국내법상 판결의 사례로는 "POLA"와 "POLO"가 있습니다.

이는 서로 유사해 보이더라도 거래실정상 일반 수요자들이 상품의 품질이나 출처에 관한 오인 · 혼동할 염려가 없어, POLA 상표등록은 유효하다고 판단한 대법원이 있습니다.

이처럼 상표 분쟁은 끊임없이 일어나고 있는 사건들 중 하나입니다.

따라서 국내뿐만 아니라 해외에서도 상표를 등록받아 안전하게 사업을 영위하시기 바라겠습니다.

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얼마 전 국내 상표 컨설팅을 하신 고객분께서 TM마크™와 R마크®에 대해서 여쭤보셨습니다.

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등록받은 상표 옆에서 마크가 기재되어 있는데 TM마크™와 R마크®로 서로 다른 것이 작성되어 있어

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해당 내용이 궁금해 당소의 전문가에게 여쭤보신 것인데요.

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실제로 이 내용은 많은 분들이 궁금해하시는 분야 중 하나입니다.

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따라서 이러한 내용에 대해 포스팅하여 많은 분들께 유용한 정보를 드리려고 합니다.

TM마크는 Trademark(상표)의 약자로 상표출원과 상표등록과는 무관하게 사용할 수 있습니다.

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즉, 해당 상표를 자신들이 상용적으로 사용하고 있다는 표시입니다.

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이는 특허청에 상표출원 및 등록하는 것과 관계없이 사용할 수 있는 표시인데요.

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법적인 근거도 없는 표시를 왜 만들었는지 궁금하신 분들도 계실 겁니다.

TM마크는 미국에서 유래된 표시 방법입니다.

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선출원주의 인 우리나라와는 달리 미국은 '사용 주의'를 채택하고 있습니다.

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즉, 먼저 출원한 사람에게 권리를 부여하는 것이 아닌 먼저 사용한 사람이 권리를 가져갈 수 있는 것입니다.

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그렇기에 미국을 비롯한 '사용 주의'를 채택한 나라는 출원보다 실제로 시장에서 사용하고 있는 사실이 더 중요합니다.

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이때 근거로 활용할 수 있는 것이 TM마크이기에 활발하게 사용 중인 것입니다.

Registered Trademark의 약자로 말 그대로 등록이 완료된 상표라는 뜻입니다.

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여기서 등록이라는 것은 특허청 즉, 국가로부터 법에 근거하여 상표권을 등록받은 것을 의미합니다.

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따라서 특허청으로부터 출원 후 최종 등록까지 받았을 경우에만 사용할 수 있는 것입니다.

여기서 주의해야 할 점이 있는데요.

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상표권을 단순히 출원만 한 상태에서는 R마크를 사용해서는 안 됩니다.

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출원이라는 것은 상표권을 신청한다는 의미와 같습니다.

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즉, 등록까지는 아직 많은 절차가 남았기 때문에 등록과는 아예 다른 말이라고 할 수 있는데요.

따라서 ®이라는 마크는 최종 등록료를 납부하고 등록이 되었을 때만 사용이 가능합니다.

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만약 단순히 출원만 한 상태에서 사용하면 어떻게 될까요?

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거짓된 정보에 의해 법적인 처벌을 받게 됩니다.

여기서 또 한 가지 궁금한 점이 생기실 겁니다.

등록받은 수많은 상표들 중에서 ®를 표시한 상표가 있고, 표시하지 않은 상표가 있는데요.

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그렇다면 표시하지 않은 상표는 등록받아 법적인 보호를 받지 못하는 상표일까요?

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아닙니다. 모든 상표에 R마크를 표시해야만 하는 것은 아니며,

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마크의 여부와 관계없이 등록된 모든 상표는 상표법에 의해서 보호를 받게 됩니다.

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최근 들어 수많은 해외상표출원 문의가 지속적으로 이어지고 있는데요.

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이 중 사업체나 개인 창작물에 특허등록 및 해외출원까지 하기를 희망하시며

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저희 기율 특허에 의뢰하는 분들이 점차 증가하고 있는 상황입니다.

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의뢰하시는 분야 중에서도 해외상표출원 의뢰가 매우 활발하게 진행되고 있는데요.

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빈도가 매우 높은 문의 내용은 해외상표등록에 필요한 비용 및 절차입니다.

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이에 대한 간략한 답변을 드리자면 해외상표를 출원하는 방법에는

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개별국 출원 또는 마드리드 국제출원, 이렇게 두 가지가 있습니다.

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이 두 가지 제도는 비용이나 절차는 매우 다르기 때문에

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보다 상세한 상황 판단을 한 후에 유리한 제도를 선택하셔야 합니다.



해외상표출원해야 하는 이유는?

해외상표출원을 하기 전 알아야 할 사항은 바로 산업 재산권은 속지주의를 채택하고 있다는 점입니다.

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이는 다시 말해 해당 상표 등록을 허가한 국가 내에서만 독점적 권리를 갖는다는 것을 의미하는데요.

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따라서 해외 사업을 하려고 하는 분들에게 있어 해외상표출원은 선택사항이 아닌 필수입니다.

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특히 해외 상표권이 없다면 해외의 타 경쟁사가 자신의 지적재산권이나 디자인 등의

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상표를 선사용하게 되면 이것에 관련하여 방어를 제대로 할 수 없습니다.

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그러므로 해외 재산권 취득으로 사업 경쟁력을 보다 강화하고 다양한 마케팅을 하려고 하신다면

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출원비에 대한 부담을 무릅쓰고라도 해당 절차를 통하여 권리 취득을 반드시 하시기 바랍니다.


개별국 출원 제도 절차와 중요성은?

해외상표 등록을 위한 방법으로는 개별국 출원과 마드리드 국제출원이 존재합니다.

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이 두 가지 중 자신에게 혹은 기업에게 유리한 방법을 찾아 선택해야 합니다.

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사실 국내 출원과는 다르게 해외출원은 더욱 복잡하고 까다롭기 때문에 더욱 면밀한 검토와 대응을 하는 것이 좋습니다.

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특히나 현지의 상황이나 법률에 맞는 등록 기준, 각종 서류 준비로 인해 현지 대리인 선임은 필수입니다.

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개별국 출원 제도는 해당 나라의 특허청을 통해 서류 제출 후 등록을 받을 수 있는 제도입니다.

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만일 등록 신청 국가가 1개 국인 경우에 개별국 출원을 이용하는 것이 바람직합니다.

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마드리드 국제출원을 1개 국에만 출원한다면 기본비과 추가 비용이 같이 발생하기 때문입니다.

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개별국 출원은 각 나라마다 상표 등록 기준 등이 달라 복잡할 수 있겠지만 별도의 요금이 발생하지 않으며

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특허청 신청 시 발생하는 수수료나 대리인비만 지불하면 되며 일정 관리 역시 간소하기 때문입니다.

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마드리드 국제출원 방법과 절차는?

출원하려는 나라가 1개국이 아닌 경우라면 마드리드 국제출원을 진행하는 편이 유리합니다.

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해당 절차는 말 그대로 마드리드 협약에 가입한 나라를 대상으로 출원을 하려고 할 때

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우리나라 특허청에 상표출원을 하여 타 국가에도 동시에 출원할 수 있는 제도를 의미합니다.

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다시 말해 타 국가에서 상표를 출원하려고 할 때 우리나라 특허청에 신청하는 상표관리 역시 중요할 수 있습니다.

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여기서 국내에서 출원된 상표가 거절되는 경우 마드리드 출원에도 상당한 영향을 미칠 수 있어 주의하셔야 합니다.

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해외출원을 위한 전문가의 필요성은

결국 해외상표는 위 두 가지 방법 중 현재 상황에 맞는 것을 선택하여 출원해야 하는데요.

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이 경우 관련 사안에 대한 전문적인 지식과 노하우가 있는 변리사를 선임하여 대리 위임하는 것은 필수입니다.

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이처럼 관련 사안을 처리하려고 할 때 해외출원에 있어 지식과

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성공 건수를 가지고 있는 특허사무소를 선택하는 것 역시 중요하다고 볼 수 있습니다.

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요즘은 사업을 국내에서 뿐만 아니라 다국적으로 하는 경우가 많습니다.

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일본시장 또한 많은 분들이 관심을 갖고 있는 시장으로 사업을 하는 과정에서 일본상표등록 절차는 꼭 알고 계셔야 합니다.

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일본에서도 내가 출원하는 상표권을 확보한 후 이러한 권리가 보장되어야

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추후에 법적인 보호를 받아 권리를 지키며 안전하게 사업할 수 있기 때문입니다.

상표등록 전 확인해봐야 할 내용은?

일본과 우리나라의 상표법은 유사한 점이 많습니다.

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두 나라 모드 선출원주의로 심사방법이나 기준 역시 비슷합니다.

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그러나 분명한 차이는 존재합니다.

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바로 공고시기가 다르다는 것입니다.

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우리나라의 경우 심사가 끝나고 나면 공고결정 후에 이의신청 단계로 들어간다는 점입니다.

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하지만 일본상표등록은 등록 후 공고결정에 들어가며 2개월 동안 이의신청을 받고 있습니다.

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이런 기간 부분에서 특히 유의하셔야 합니다.

또한, 일본상표등록을 위해 반드시 일본 현지 대리인을 선임하셔야 합니다.

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그리고 일본에서만 출원을 할지 다른 나라들에도 함께 출원할지에 대해서도 미리 정해놓으셔야 하며,

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출원 전 선행상표조사를 할 때 유사군 코드 비교 목록도 철저하게 조사해야 합니다.

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유사군 코드는 나라마다 다르게 부여되고 있으니 이 부분을 체크하지 않는다면 등록거절을 받을 위험이 있습니다.

꼭 알아야 할 제도, 마드리드 국제상표출원제도

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이의제기를 아무도 하지 않았다면 심사에 들어가게 되고 약 8개월 정도가 걸리게 됩니다.

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그 결과에 따라 중간사건도 만날 수 있으니 안심하기는 이릅니다.

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일본상표등록에는 여러 방법이 있으나 꼭 아셔야 할 제도 중 하나가 바로 마드리드 국제상표출원제도입니다.

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일본뿐만 아니라 다른 국가들에 출원을 할 때도 적용되는 제도인데요.

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이 제도 하에서는 현지 대리인이 필요 없으나 심사 중에 중간사건을 만나게 된다면 변리사의 도움을 꼭 받아야 합니다.

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특히, 일반 변리사보다는 그 분야를 전공한 변리사의 도움을 받는 것이 좋습니다.

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또한, 해외출원 네트워크나 경력 · 노하우를 보유하고 있는 곳의 도움을 받아야 원활한 처리가 가능합니다.

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난이도가 높은 일본상표등록 비용은?

국내상표보다 어려운 것이 해외에 상표를 등록하는 것입니다.

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그렇기에 개인이 혼자 진행하기에는 큰 어려움이 따릅니다.

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현지 대리인과의 소통은 물론 기간이나 제도 등에 대한 방향성 결정에도 큰 어려움을 겪을 수 있습니다.

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출원에서 등록까지 대략 12개월에서 16개월 정도가 소요되니, 결코 짧은 기간은 아닙니다.

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상표비용의 경우 3단계로 나뉘는데요.

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선행상표조사비용은 첫번째로 생기는 비용으로 상표별 난이도에 따라 10,000엔에서 50,000엔까지 다양합니다.

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다음으로 출원비용이 발생합니다.

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1개류 기준 일본특허청에 12,000엔을 납부해야 하며 상품이 추가된다면 비용 또한 추가됩니다.

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마지막으로 등록비용으로는 1개류 기준 28,000엔이며 과정에서 대리인 비용이 추가되게 됩니다.

반드시 등록해야 하는 재산권을 선택하라고 하면 당연 '상표'라고 말씀드리고 싶습니다.

상표는 자신의 상품과 타인의 것을 식별하기 위해 사용하는 표장을 말합니다.

예를 들어, 스타벅스의 초록색 여신 캐릭터, 듀라셀의 토끼 캐릭터 등이 상표에 속합니다.

이러한 상표는 사업을 시작하시는 분들이라면 반드시 등록해야 하며,

이미 등록되어 있는 타상표와 유사하거나 동일한 상표를 등록할 수도 없기에 많은 분들이 어려움을 느끼고 계시는데요.

​전문가는 꼼꼼하고 체계적인 선행 상표조사를 통해 하기 때문에 거절결정을 받을 확률이 적습니다.

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그렇다면 상표등록은 어떻게 받을 수 있으며, 상표등록수수료는 얼마 정도일까요?

상표 어떤 재산권인가요?

우선 상표에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

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상표는 자타 상품 식별을 위해 사용하는 표장으로, 문자 · 기호 · 도형 · 입체적 형상 등으로서 구성할 수 있습니다.

상표는 식별이 되는지가 매우 중요하기 때문에, 식별력이 없는 단순 심미감을 위한 디자인은 상표로 등록받을 수 없습니다.

​상표로 등록받으면 평생 동안 독점이 가능합니다.

10년 단위로 갱신을 해야 하기는 하지만, 갱신 신청은 어렵지 않기 때문에 권리를 평생 동안 유지할 수 있죠.

​이 상표를 활용하여 브랜드 구축을 하고, 확장하여 수익을 창출할 수 있습니다.

상표등록수수료는 어느 정도인가요?

아마 많은 분들이 궁금해하실 부분이 바로 상표등록수수료라고 생각합니다.

비용은 출원할 때, 등록할 때, 우선심사를 신청할 때 납부하시게 되는데요.

이렇게만 상표등록수수료를 납부하는 것이 최소로 진행하는 방법이며,

거절이나 의견 제출 통지서를 받으셨을 때는 재심사 청구료를 또다시 납부하셔야 합니다.

따라서 거절결정이나 의견 제출 통지서를 받지 않도록 전문가에게 의뢰하셔서 출원을 하시기 바라겠습니다.

​상표등록 혼자 진행할 수 있지 않나요?

모든 산업재산권은 혼자 등록을 받을 수 있습니다.

하지만, 등록에 성공한 사람들이 변리사와 함께 한 이유는 무엇일까요?

​바로 '한 번에 등록받는가 아닌가'에 대한 차이입니다.

특히, 상표는 타 재산권에 비해 등록 절차가 어렵지 않다고 생각하여 혹은 상표등록수수료를 조금이라도 절약하기 위해서 혼자 하시는 분들이 많은데요.

상표는 타 재산권 출원 건수에 비해 매우 많은 건수가 출원되고 있기 때문에 살펴보고 검토해야 할 것들이 많습니다.

이러한 검토를 전문적으로 하지 않으면 상표 역시 등록받기 어렵습니다.

타상표와 유사하거나 동일한 상표를 출원하게 되면 심사관으로부터 거절을 받게 됩니다.

거절을 받으면 첫 단계부터 다시 시작해야 하기에 시간과 비용이 추가적으로 발생합니다.