축구선수 메시 사례, 해외상표등록 중요성

해외상표등록 중요성은 날이 갈수록 높아지고 있습니다.

 

​이제 해외에서 사업을 하지 않고, 국내에서만 사업을 한다고 하더라도

 

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국내 상표등록뿐만 아니라 해외상표등록을 해야 안정적인 국내 사업을 영위할 수 있게 되었습니다.

 

​이처럼 해외상표등록을 하는 이유는 브랜드 경쟁력 확보를 위해서이기도 하지만 해외상표 분쟁을 피하기 위함이 핵심적인 이유입니다.

 

상표 분쟁은 비일비재하게 발생하고 있는 사건입니다.

실제로 아이돌 상표권 분쟁, 맛집 가게명 상표 분쟁 등 우리 사회에서 실제 사례로 많이 발생하곤 합니다.

정말 유명한 축구 선수인 '리오넬 메시' 역시 상표권 분쟁을 피할 수 없었는데요.

 

오늘은 이 주제로 조금 더 재미있게 해외상표등록 중요성에 대해 짚어드리려고 합니다.

 

메시의 'MESSI' 상표출원과 브랜드 'MASSI'의 이의신청

 

리오넬 메시는 아르헨티나 출신의 세계적인 축구 선수로, FC 바르셀로나부터 파리 생제르망의 생활을 마감하고 최근 메이저리그 CF에 입단했습니다.

 

최근 카타르 월드컵에서 아르헨티나를 우승하게 한 주요 인물로 아직까지도 많은 관중들이 열광하고 있는 선수입니다.

이러한 유명 축구선수도 상표권 분쟁을 피할 수는 없었습니다.

 

메시는 "MESSI" 상표(제010181154호)를 상품류 25류의 의류 등, 28류의 스포츠용품 등에 대하여 2011년 8월에 유럽지식재산청인 EUIPO에 출원한 바 있습니다.

 

이에 스페인 사이클 회사인 마시는 위 MESSI 출원상표가 자사의 사이클 브랜드의 유럽등록상표인 "MASSI"와 비슷하다고 주장하면서 EUIPO에 이의신청을 제기했습니다.

 

유럽상표출원에서는 이의신청을 받는 일이 매우 흔합니다.

특허청에서는 우선 실체적인 심사를 하지는 않고, 절차적인 부분만 통과한다면 출원공고를 한 후에 대중의 조력을 구하는 이의신청기간을 열어두기 때문입니다.

 

 

MESSI의 상표등록 거절결정과 번복

 

이의신청을 심사하는 유럽지식재산청(EUIPO)은 후출원된 MESSI 상표와 선등록된 MASSI의 외관 및 칭호가 거의 동일하여 두 개의 상표를 구별하기 어렵다면 해외상표등록 거절결정을 하였습니다.

물론 지정상품도 의류나 스포츠 용품으로 동일하므로 표장의 유사가 큰 문제였던 것입니다.

 

이에 불복하여 열린 재판상 1심에 해당하는 항소위원회도 양 상표는 시각적으로나 음성학적으로 거의 동일하기에 혼동 가능성이 크다며 등록을 거절하였습니다.

 

그런데 2심에 해당하는 일반법원은 축구선수의 명성이 두 개의 상표 간 외관 및 칭호의 유사성을 상쇄시킨다고 하였습니다.

 

일반법원은 메시가 TV나 라디오에서 정기적으로 언급되는 유명한 사람이라는 것을 기초로, 대중의 상당한 부분이 MESSI를 유명한 축구선수의 이름과 연관 지을 것이므로 MASSI는 개념적으로 다른 용어로 인식하게 될 것이라는 것이었습니다.

 

​또한, 마시는 개념적으로 다른 용어로 인식할 것이며, 일부 사람들이 메시를 알지 못한다고 하더라도 스포츠 용품을 구매하는 사람들에게는 차이를 가져올 것이라고 덧붙였습니다.

 

​결국 스포츠 용품 등에 대한 MESSI 상표가 MASSI 상표와 혼동 가능성이 있다고 판단한 것은 잘못되었다고 지적했습니다.

 

 

거래 실정을 고려한 상표의 유사성 판단 결정

 

그리고 이 판결에 스페인 사이클 회사인 마시(MASSI)가 불복하여 열린 3심에서는 리오넬 메시가 자신의 이름을 상표로 등록할 수 있다고 판결하면서, 마시의 항소를 기각했습니다.

 

일반적인 기준에서 마시와 메시는 혼동이 일어날 수밖에 없는 상표지만, 구체적인 거래 실정을 고려하여 상표가 비슷한지의 여부를 판단한 판결입니다.

 

메시는 결국 자신의 이름을 상표로서 출원한지 9년 만에 해외상표등록을 성공적으로 끝마칠 수 있었습니다.

 

 

상표 분쟁 자주 발생할까요?

 

거래 실정을 고려하여 상표의 유사여부를 판단한 국내법상 판결의 사례로는 "POLA"와 "POLO"가 있습니다.

 

이는 서로 유사해 보이더라도 거래실정상 일반 수요자들이 상품의 품질이나 출처에 관한 오인 · 혼동할 염려가 없어, POLA 상표등록은 유효하다고 판단한 대법원이 있습니다.

 

이처럼 상표 분쟁은 끊임없이 일어나고 있는 사건들 중 하나입니다.

 

따라서 국내뿐만 아니라 해외에서도 상표를 등록받아 안전하게 사업을 영위하시기 바라겠습니다.

 

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